海外參展法律風險與對策
文■陳世杰、林品瑄 圖■貿協網路中心
近日媒體報導德國漢諾威CeBIT電腦展發生專利權人義大利Sisvel公司主張專利侵權,聲請德國檢察官、警方搜索參展廠商攤位、扣押參展商品、參展廠商相關人員遭受檢警人員訊問之情事,涉及的廠商共有51家,包含12家台灣廠商、24家中國大陸廠商、三家香港廠商及其他國家廠商。
由於CeBIT和美國拉斯維加斯CES、台北Computex並稱全球三大電腦展,對於以電子產業及外銷導向為主的台灣科技產業,參加國際商展是提高產品知名度及拓展商機的重要管道,然而,因這次專利侵權爭議所引發的法律行動,已造成業者對於日後是否繼續參與國際商展產生疑慮,影響所及,非僅電子業,甚至包括全部外銷產業。因此,台灣企業在參與國際商展時必須瞭解可能的法律風險,妥謀對策。
侵害智慧財產權的民、刑事責任
一般說來,侵害智慧財產權,例如專利權、商標權等受侵害時,權利人只能在其取得智慧財產權的國家領域內受到保護,而得向侵權者主張權利,此即所謂「智慧財產權屬地主義」,一般而言,權利人可向侵權人主張停止侵害或損害賠償等民事上的權利。
至於侵害智慧財產權是否須負刑事責任,依目前「世界貿易組織與貿易有關的智慧財產權協定」(TRIPS)規定,各國對於侵害「商標」或「著作權」者需科以刑罰,而對於侵害「專利」的情形則並未強制各國明定刑罰,因此,各國對於專利侵害是否一律科以刑罰,本有不同的立法政策考量。例如:CeBIT展所在的德國專利法,即有刑事處罰的規定;美國及台灣現行專利法,則無相關刑事罰則。在具有刑事處罰規定的國家,即可能出現類似這次CeBIT展中檢調大規模搜索、扣押的情形。
參展前的法律風險評估
因應目前參加國際商展的法律風險,台灣企業於研發產品時,即應進行了解其他同業的相關智慧財產權,以降低日後侵權紛爭的風險。另外,囿於競爭對手於展覽前對於參展企業的參展產品將可能有所知悉,例如:此次CeBIT展事件,義大利Sisvel公司顯然於台灣企業參展前,即對於可能參展產品有所知悉,而有事先發傳真警告的情形。因此,台灣企業在參展前,應揭露相關產品資訊至何種程度、於何處揭露,實須審慎評估。尤其對可能引起專利權侵權爭議的產品,更須特別注意。
此外,對於展覽舉辦國的相關智慧財產權法律保護的情形與程度,例如:民刑事責任之有無、保護之態樣等,更應事先諮詢相關律師,以做初步而全盤的了解。
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收到警告函或律師函時應如何處置?
競爭對手為了日後證明侵權嫌疑人具有侵權,或預備將來主張故意侵權之高額賠償,往往會透過發「警告函或律師函」的方式,例如:本次Sisvel公司於台灣廠商參展前,即曾透過傳真警告相關台灣廠商。
若在參展前收到權利人的警告函,千萬不要忽略!應立即自行評估自身產品是否有侵權的風險,以做不同的因應。若確信自己沒有侵權時,最好儘快找尋專業的律師事務所或專利事務所分析鑑定商品,以便取得「未侵權意見(non-infringement opinion)」。此類意見雖然非官方文件,但仍具相當公信力,至少可讓供應商、下游廠商等利害關係人放心。另外,若未來不幸進入訴訟程序,亦可以憑該「未侵權意見」,作為自己並無故意侵權的證明與抗辯,避開對手「故意侵權」的指控,否則將可能面臨高額賠償。例如:在台灣專利法第85條第三項即規定,若專利侵害行為屬故意時,法院得酌定最高損害額三倍以上的賠償。反之,廠商若自認侵權風險較高時,對於是否繼續參展則應再斟酌;或與發函者聯繫洽談授權的可能。
參展時面臨法律程序如何應對?
若參展時遇到類似專利侵權的法律程序時,應沉著應對,可出示合法的授權來源文件,或回應競爭對手先前所發的警告函的「未侵權意見(non-infringement opinion)」,此類文件或許無法完全阻止相關法律程序,但是對於日後提出「阻卻故意侵權」的指控,或進行日後求償,均有相當幫助。
另外,若對執行程序的合法性有所疑慮時,當場即應適時提出口頭爭執與抗議,為求程序的完備,亦可透過當地律師的協助,於一定期間之內向法院補提書面聲明。
參展後權益的確保及求償
參展發生的侵權爭議若涉有刑事責任時,參展企業如何為參展人員的相關法律刑事責任解套,將成為企業維護員工權益的重要議題,囿於各國法律規定不同,面對實際不同個案,應再諮詢熟悉該國法律的律師專業意見。
一旦日後正式進入侵權訴訟程序,被告廠商應可視具體個案考慮提起「舉發專利無效」或提起「反訴」,以做適當的反擊。而若判決確定係無侵權情事時,亦應向對造(對方)主張商譽受損等民事相關賠償。
台灣企業於積極參與國際商展時,勢必面臨相關智慧財產權保護的議題,希本文能提供台灣企業需注意的法律風險與相關對策,作為台灣企業於未來參與國際商展時的參考。
(作者陳世杰為眾達國際法律事務所資深律師暨台北美國商會智財權保護委員會共同主席;林品瑄為眾達國際法律事務所律師,本文不代表該事務所及美國商會立場。)
資料來源:國際商情雙周刊